Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych

Rejestracja znaku towarowego jest jedną z najpopularniejszych metod ochrony produktu oferowanego przez przedsiębiorcę na rynku. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr 49 poz. 508, dalej: p.w.p.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Ust. 2 natomiast przewiduje, iż znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Zgodnie z ustawą, w przypadku znaków towarowych należy przez nie rozumieć również znaki usługowe, czyli oznaczenia pozwalające na odróżnianie usług przedsiębiorstw.

Jak widać wyraźnie podstawowym celem takiego oznaczenia jest zagwarantowanie towarowi lub usłudze, którego ono dotyczy, ochrony, poprzez związanie w jakiś sposób takiego oznaczenia z produktem. Oznaczenie mające stanowić znak towarowy może przybierać różne formy, przy czym najpopularniejszym typem znaków towarowych są znaki słowne i słowno-graficzne. Właśnie tego typu znaki uprawnione podmioty umieszczają w domenach internetowych rejestrowanych na swoją rzecz, które to domeny zawierają ofertę handlową promującą towary bądź usługi danego przedsiębiorcy. Nierzadko jednak inny przedsiębiorca, próbuje wykorzystać renomę znaku i rejestruje domenę internetową zawierającą w sobie cudzy znak towarowy, lub też w inny sposób narusza prawa do cudzego znaku w domenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej formom takich naruszeń i spróbujemy wskazać podstawy prawne, z jakich osoby poszkodowane w ramach rejestracji znaków w domenach mogą dochodzić swych racji w oparciu o prawo polskie.

Nie czyń drugiemu…

Jak już wspominano nieuprawnione wykorzystywanie cudzego znaku towarowego w domenie może przebierać różne formy. Przyjrzymy się kilku najpopularniejszym sposobom, na jakie inne osoby, zwykle nieuczciwi przedsiębiorcy z tej samej branży, mogą wykorzystywać cudzy znak towarowy.

Podstawową formą nieuprawnionego wykorzystywania cudzego znaku towarowego w domenie internetowej jest tzw. cybersquatting (domain-grabbing, domain name piracy) tłumaczony zwykle szeroko jako piractwo domenowe, choć nazwą tą należałoby raczej objąć wszystkie formy nieuczciwego posługiwania się cudzym znakiem w domenach. Sam cybersquatting polega na rejestrowaniu domen internetowych zawierających znane i cieszące się uznaniem znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do posługiwania się tymi znakami, które wykorzystują ich znaczenie gospodarcze w celu uzyskania określonych korzyści (A. Kobylańska, Ochrona znaków w Internecie, Warszawa 2005, s. 14). Celem takiego działania nie musi być wcale chęć dalszej odsprzedaży takiej domeny zainteresowanemu, jak sądzą niektórzy autorzy (tak J.Antoniuk, Cybersquatting [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, t. 2,  Kraków 2003, s.110). Wystarczy bowiem, że działanie to uniemożliwi działanie konkurencyjne uprawnionemu ze znaku, poprzez „zablokowanie” interesującego go adresu internetowego.

Inną formę naruszenia prawa do znaku towarowego stanowi tzw. typosquatting. Jest to działanie polegające na rejestrowaniu lub używaniu przez osoby, które nie są uprawnione do posługiwania się danym znakiem, domen zawierających zmodyfikowane lub zapisane z błędem określone słowa-znaki. Typosquatterzy rejestrują takie domeny w nadziei na to, że internauta błędnie wpisze w przeglądarce poszukiwany adres i w konsekwencji – skierowany zostanie na stronę typosquattera (S. H. Halpern, Fundamentals of United States Intellectual Property Rights, Kluwers International, 2008, s. 380). Taka błędnie zapisana domena ma więc służyć do przypadkowego ściągania internautów na umieszczoną na niej stronę, najczęściej w celu prezentacji konkurencyjnych produktów.

Kolejnym typem naruszeń prawa do znaku w sieci mogą być działania określane mianem cyberwildcattingu (spekulacji domenami), które polegają na masowym rejestrowaniu domen zawierających określone słowa, w tym znaki towarowe, z zamiarem późniejszego ich odstąpienia za określoną kwotę pieniężną. Cyberwildcatting bywa zresztą często mylony z cybersquattingiem, bowiem najczęściej rejestracja danej domeny w ramach cybersquattingu ma na celu jej późniejszą odsprzedaż z zyskiem. W przeciwieństwie jednak do cybersquattingu spekulacja domenami stanowi działalność o zdecydowanie większej skali i nastawiona jest wyłącznie na dalszy „handel” domenami. Cyberwildcatting zakłada tym samym „hurtową” rejestrację różnych, powszechnie używanych słów i wyrażeń, nie tylko tych stanowiących znaki towarowe, licząc na zainteresowanie potencjalnych przedsiębiorców takimi właśnie domenami.

Ostatnią z wyróżnianych form naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie jest tzw. cybersmearing polegający na ośmieszaniu znaków towarowych w domenie. Chodzi tu o rejestrację domeny zawierającej określony znak towarowy w połączeniu z innym słowem czy literą, które razem mają charakter ośmieszający lub obelżywy. Działania takie może prowadzić nie tylko konkurencja, ale także i konsumenci – klienci uprawnionego ze znaku, którzy niezadowoleni, np. z działania określonego produktu, pragną oczernić jego producenta w sieci.

Poznaj swoje prawa

Jak wyżej wskazano różne są działania związane z rejestracją znaku w domenie podejmowane przez osoby nieuprawnione do znaku towarowego. Większość z nich popełniana jest przez przedsiębiorców, konkurentów w danej branży, i wiąże się z nie zawsze uczciwą i legalną walką rynkową. Możliwości ochrony przed takimi nieuczciwymi formami naruszeń prześledzimy na przykładzie cybersquattingu, wskazując odpowiednie odmienności w odniesieniu do pozostałych form naruszeń.

Na początek należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. poprzez uzyskanie prawa ochronnego (na znak) nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc, z wyjątkami wskazanymi w następnych artykułach ustawy (np. na rzecz osób prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach), tylko podmiot, na rzecz którego zarejestrowano znak oraz podmioty, którym na podstawie art. 163 ust. 1 p.w.p. udzielono upoważnienia do używania znaku zawierając z nimi umowę licencyjną, mogą używać takiego znaku. I to właśnie te podmioty, na podstawie przepisów tytułu IX działu III p.w.p. będą mogły dochodzić swych roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku w postępowaniu cywilnym.

W celu uzyskania takiej ochrony niezbędne jest wykazanie przesłanek z art. 296 ust. 2 p.w.p., tj. wykazanie bezprawności używania znaku w obrocie gospodarczym, a używanie to winno dotyczyć:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (art. 296 ust. 2 pkt 1),
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami (art. 296 ust. 2 pkt 2),
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (art. 296 ust. 2 pkt 3).

Analizując bliżej powyższe przesłanki, należy wskazać, iż bezprawność oznacza brak po stronie właściciela domeny prawa, które może on skutecznie przeciwstawić uprawnionemu ze znaku (np. praw płynących z udzielonej mu licencji na znak) (tak R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 166). Działaniem bezprawnym będzie wiec każde działanie osoby nieuprawnionej w odniesieniu do chronionego znaku.

Dalej, wskazuje się na wymóg używania znaku, które z pewnością, na podstawie otwartego katalogu form „używania” z art. 154 p.w.p., można uznać wykorzystywanie znaku jako domeny. Takie używanie znaku przez naruszyciela winno jednak mieć miejsce na terenie Polski, na co może wskazywać końcówka „.pl” domeny lub dostępność strony w Polsce (A. Kobylańska, op. cit., s. 98) - ocena zakresu terytorium, na jakim używany jest znak winna bowiem być dokonywana z uwzględnieniem faktu czy działalność prezentowana na stronie skierowana jest do podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP (M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Warszawa 2008, s. 133). Domena taka powinna także być używana w obrocie gospodarczym, przez które to działanie rozumie się nie tylko oferowanie domeny do sprzedaży przez jej właściciela, ale nawet i samo jej utrzymywanie do celów dalszej odsprzedaży (J. Antoniuk, Cybersquatting, s. 111).

Używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jako przesłanka dochodzenia ochrony zwykłych znaków może stanowić największe kłopoty w analizie. Przepisy art. 296 ust.1 pkt 1 i 2 p.w.p. wymagają bowiem porównania towarów oferowanych przez uprawnionego ze znaku z towarami naruszyciela, a piraci domenowi często na zarejestrowanej przez siebie domenie w ogóle nie umieszczają aktywnej strony z ofertą towarów bądź usług. Tym samym wykazanie tej przesłanki w odniesieniu do znaków jest w praktyce niemożliwe. Problem ten odpada jedynie w stosunku do tzw. znaków renomowanych czyli znaków o uznanej reputacji, na którą składają się wartość nabywcza znaku, długotrwała reklama itp. (J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 24). W przypadku takich znaków, zgodnie z art.  296 ust 2 pkt 3, nie ma znaczenia charakter (podobieństwo) towarów. Przepisy ustawy mają w tym przypadku chronić renomę znaku przed ryzykiem jego deprecjacji i działaniami cybersquattera pasożytującego na renomie takiego znaku (A. Kobylańska, op. cit., s. 100-101).

Przesłanką niezbędną do wykazania w przypadku zwykłych znaków towarowych jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy identyczność lub podobieństwo znaków powoduje mylne wyobrażenia odbiorców o pochodzeniu towarów. Przesłanka ta nie dotyczy w sytuacji identyczności znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, ani znaków renomowanych.

W przypadku znaków renomowanych należy dodatkowo wykazać, iż używanie znaku powinno przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wydaje się że przesłanka ta nie nastręcza większych trudności, jako że zarówno blokowanie strony i następne przeniesienie do niej praw za opłatą, jak i samo „zajmowanie” strony, muszą być uznane za działania mające na celu przyniesienie korzyści naruszycielowi bądź wpływające negatywne na renomę znaku.

Podobne przesłanki w celu ochrony znaku będzie musiała wykazać osoba korzystająca ze znaku powszechnie znanego (niezarejestrowanego), nie będącego przedmiotem prawa ochronnego. Może ona bowiem, zgodnie z art. 301 p.w.p., żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd. Za taki znak - powszechnie znany - należy uznać znak rozpoznawany przez szeroką rzeszę konsumentów (J. Piotrowska, op. cit., s. 24). Problemem jednak, jak w przypadku zwykłych znaków, może być tu wykazanie używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów.

Jak widać wyraźnie, przepisy p.w.p. nie zapewniają wystarczającej ochrony wszystkim znakom towarowym, jakimi może posłużyć się naruszyciel. W takim przypadku skutecznym sposobem dochodzenia ochrony prawa do znaku towarowego może być zastosowanie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, dalej: u.z.n.k.).

Zgodnie z tą ustawą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3), przy czym działanie takie musi być podjęte w ramach działalności gospodarczej (art. 1 u.z.n.k.), a czynu takiego może dopuścić się jedynie przedsiębiorca (J. R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2003, s. 3). Z pewnością działania związane z umieszczaniem w domenach cudzych znaków mogą mieć charakter działalności gospodarczej, mającej charakter zawodowy, powtarzalny, nastawiony na zysk. Problematyczną może tu być ocena sytuacji cybersquatingu, w przypadku którego często chodzi o jednorazową transakcję „zbycia”, którą trudno kwalifikować jako „działalność gospodarczą”. Takiego charakteru zwykle nie będzie także mieć ośmieszanie lub oczernianie znaku i jego „właściciela”.

Przesłanka zaniechania lub działania sprzecznego z prawem również może sprawiać pewne problemy w dowodzeniu. Za działania niegodne z prawem, czyli niezgodne z normami aktów prawnych, z pewnością można uznać posługiwanie się znakiem, jako wkraczające w wyłączne prawa do znaku przysługujące uprawnionemu na podstawie przepisów p.w.p. Pojęcie „działań zgodnych z dobrymi obyczajami” zaś zdaje się odrzucać możliwość posługiwania się cudzymi znakami w celu sprowadzenia użytkowników Internetu na własną stronę naruszyciela. Tego typu (negatywnego) charakteru nie wydaje się jednak mieć rzetelna krytyka prezentowana w sieci (J. R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych, s. 4).

Przesłanka wywołania zagrożenia lub naruszenia interesów innego przedsiębiorcy lub klienta wymaga, aby zagrożenie było realne i dotyczyło interesu o charakterze gospodarczym. Z tego typu działaniem z pewnością możemy mieć do czynienia, gdy nieuprawniony rejestruje najprostszą domenę zawierającą cudzy znak towarowy, jak i gdy na stronie tej prezentuje towary i usługi o niższej jakości godząc tym samym w renomę używanego znaku.

Zgodnie z ustaleniami doktryny i orzecznictwa czyny nieuczciwej konkurencji powinny być kwalifikowane jako czyny stypizowane (precyzyjnie określone) w którymś z dalszych artykułów ustawy. Spróbujmy więc wskazać o jakich konkretnie naruszeniach można mówić na gruncie przepisów tej ustawy.

Podstawowym przepisem służącym ochronie przedsiębiorcy, którego znak jest wykorzystywany przez innego przedsiębiorcę w domenie, jest art. 5 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Wydaje się, że za takie właśnie oznaczenie może być uznany znak towarowy, i to zarówno ten użyty w formie poprawnej jak i zapisany z błędem. Przepis ten nie będzie jednak obejmował działań w celu ośmieszenia znaku (tak A. Kobylańska, op. cit., s. 109). Natomiast naruszyciel prezentujący na utrzymywanej stronie swoją ofertę handlową, może być uznany naruszającym art. 10 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.  Wydaje się, iż bez wątpienia posuszenie się cudzym znakiem w adresie może sprawiać wrażenie, iż domena ta należy do uprawnionego ze znaku, co bardzo często mija się z prawdą.

Dalej, jeżeli opatrzona takim znakiem strona internetowa prezentuje towary i usługi, to działanie takie może także naruszać art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. stanowiący, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Klient zostaje tu więc oszukany niejako dwukrotnie, gdyż, po pierwsze, zostaje nieuczciwie ściągnięty na dana stronę (zwykle swojego konkurenta), a po drugie - prezentowana na stronie oferta nie gwarantuje klientowi jasności co do tego, kto jest właścielem znaku. Jeżeli strona taka zawiera także nieprawdziwe informacje dotyczące powiązań między przedsiębiorcami to może także naruszać art. 14 ust. 1 u.z.n.k. Zgodnie z tym artykułem czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Artykuł ten stanowi więc świetną podstawę do ochrony przed działaniami w celu dyskredytacji konkurenta. Wymaga jednak wykazania winy sprawcy (J. R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych, s. 5).

Roszczenia poszkodowanego

W przypadku wystąpienia naruszeń, poszkodowany ma możliwość skorzystania z rozmaitych roszczeń w celu wyrównania swoich strat i zapobieżeniu podobnym działaniom w przyszłości. I tak, zgodnie z art. 285 p.w.p może on żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, a na podstawie art. 296 p.w.p. - domagać się zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych (tzn. na zasadach przewidzianych Kodeksie cywilnym) lub  zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Powód może również skorzystać z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 p.w.p.  i domagać się podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu. Sąd może także nakazać naruszycielowi, na jego wniosek, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego. Podobne roszczenia wymieniają także przepisy u.z.n.k. W art. 18 ust. 1 u.z.n.k. czytamy bowiem, iż w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 

1. zaniechania niedozwolonych działań, 
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, 
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, 
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Wśród powyższych roszczeń za najskuteczniejsze należy uznać roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań. W przypadku używania znaku w domenie niezbędne jednak może okazać się przeprowadzenie dalszych działań i domaganie się np. rezygnacji przez naruszyciela ze spornej domeny. Powód może także, jak już wskazano, domagać się usunięcia skutków takich niedozwolonych działań, choć sporne w doktrynie jest czy na tej podstawie możliwe jest przeniesienie praw do domeny na uprawnionego ze znaku (tak D. Schimanek-Walicka, Ochrona znaków odróżniających w Internecie, Monitor Prawniczy nr 12/2001; odmiennie J. R. Antoniuk, Cybersquatting).

Wartym dochodzenia jest także roszczenie o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, mające na celu usunięcie błędnego przekonania internauty o powiązaniach istniejących miedzy właścicielem domeny a uprawnionym ze znaku. Oświadczenie takie złożone na podstawie przepisu u.z.n.k. może zostać umieszczone zarówno w prasie, on-line jak i w postaci innego typu ogłoszeń.

Jednak najbardziej dotkliwą dla poszkodowanego jest utrata korzyści, które osiągnąłby on, gdyby nie utrata klientów spowodowana działaniami naruszyciela. Stratę taką oblicza się porównując potencjalny stan majątkowy poszkodowanego, jaki istniałby, gdyby nie doszło do naruszeń, ze stanem rzeczywistym i kwota tej straty może być zasądzona na rzecz poszkodowanego. Podobny cel, tj. wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat, ma roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, które również przysługuje poszkodowanemu.

Podsumowanie

Jak widać wyraźnie, prawo nie pozostaje bezsilne w walce z opisywanymi naruszeniami. Możliwości dochodzenia ochrony przed bezprawnym użyciem znaku w domenie, przestawione w tym artykule, a ukierunkowane na ochronę praw przedsiębiorcy, nie zawsze jednak będą wystarczające dla zapewnienia ochrony, zwłaszcza gdy naruszeń dokonuje osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą. W takiej sytuacji możliwe jednak będzie posłużenie się przez poszkodowanego przepisami Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 415), jak i przepisami  o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n.), a w stosunku do działań ośmieszających – także przepisami o ochronie dóbr osobistych (art. 23 i 24). Warto z nich korzystać w celu zagwarantowania pełnej ochrony znakom, którymi przedsiębiorcy posługują się w sieci.